Патенты и авторские свидетельства
3520-1 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров - это обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Товарный знак может быть зарегистрирован сроком на 10 лет с правом продления каждые 10 лет.
Законом закрепляется его правовая охрана.
Нередко возникает вопрос: зачем нужен товарный знак и не будет ли достаточным использовать просто фирменное наименование? Дело в том, что, несмотря на то, что в Конвенции по охране промышленной собственности предусмотрена охрана прав на фирменное наименование в силу самого факта его использования коммерческой организацией и общепризнанные нормы международного права и международные договоры признаются Конституцией РФ как часть ее правовой системы, в российском законодательстве отсутствует четкое определение самого понятия фирменное наименование, а это в ряде случаев приводит к вопросам проблемного характера.
В соответствии с пп.1, 4 ст. 54 ГК РФ каждое юридическое лицо должно иметь фирменное наименование:
Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.
Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки. Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется законом и иными правовыми актами в соответствии с настоящим Кодексом.
В настоящее время акт государственной регистрации юридического лица фактически означает и одновременную регистрацию фирменного наименования. Фирменное наименование согласно ст. 138 ГК РФ признается исключительным правом, т.е. является интеллектуальной собственностью, и на основании ст.
132 ГК РФ наряду с другим имуществом и средствами индивидуализации входит в состав предприятия как имущественного комплекса. При регистрации предприятия экспертиза фирменного наименования не производится, и предприниматель совершенно неожиданно для себя может вступить в конфликт с другими, имеющими такое же наименование и сферу деятельности фирмами.
Однако согласно Закону РФ О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров допускается полное совпадение фирменных наименований, если это не приводит к коллизии интересов разных фирм и не вводит в заблуждение третьих лиц.
К сожалению, в ГК РФ право на фирменное наименование имеет больше декларативный характер, и механизм реализации этого права отсутствует. Ненадежная правовая охрана фирменного наименования приводит к вполне оправданной потребности его дополнительной регистрации в качестве товарного знака.
Исходя из изложенных выше принципов, имеющих отношение к товарному знаку, фирменное наименование должно быть достаточно кратким, благозвучным, не вызывать отрицательных ассоциаций, не вводить в заблуждение третьих лиц. Хорошо подобранное фирменное наименование позволяет избежать ряд трудностей при регистрации товарного знака, но не исключает их полностью. В частности, при регистрации фирмы, как уже говорилось, не проводится экспертиза выбранного фирменного наименования, и используемое наименование может не пройти экспертизу при регистрации товарного знака. Если это наименование останется незарегистрированным, возникает угроза формированию положительного имиджа и его защиты от недобросовестных конкурентов.
В ряде случаев фирменное наименование приходится менять, например, в случаях, если фирменное наименование предприятия зарегистрировано другим предприятием как товарный знак. Смена фирменного наименования предполагает собой перерегистрацию юридического лица.
Следует учитывать, что по российскому законодательству фирменное наименование, в отличие от других объектов собственности, является правом неотчуждаемым. Продавать или каким-либо
другим способом передавать фирменное наименование другим лицам владелец фирмы не может. Поскольку франчайзинг предполагает использование репутации и имени франчайзера, то соответственно необходимо иметь право на товарный знак: при его отсутствии франчайзинг не имеет смысла.
Зарубежные и российские специалисты рекомендуют регистрировать товарный знак на начальных этапах деятельности фирмы. Товарный знак имеет не только информационное, но и коммерческое значение.
В практике имеются случаи использования недобросовестными конкурентами имиджа и репутации других фирм. Известное имя привлекает клиентов, а заслуженное доверие к товарному знаку увеличивает доходы за чужой счет.
В России, например, появились фирмы, которые на свое имя регистрируют товарные знаки зарубежных компаний (что допускается нашим законодательством), имеющих намерения выхода на российский рынок. Это ставит под угрозу реализацию этих намерений, а бизнесменам, развивающим деятельность в данном направлении, соответственно приносит доходы в виде вознаграждений за разрешение зарубежной фирме использовать свой же товарный знак.
Специалисты, занимающиеся вопросами товарного знака, допускают возможность распространения такой схемы и на российские фирмы. А это значит, что внимание, аккуратность и своевременность в решении всех вопросов, связанных с регистрацией товарного знака, позволит избежать многих проблем и лишних расходов.
В международной практике распространен ряд символов, которые используются обладателями товарных знаков во избежание недоразумений:
R - registered - товарный знак зарегистрирован в патентном ведомстве;
L - logo - логотип заявлен в патентном ведомстве в качестве словесного обозначения;
TM - trade mark - товарный знак заявлен в патентном ведомстве, но еще не зарегистрирован;
SM - service mark - знак обслуживания заявлен в патентном ведомстве, но еще не зарегистрирован.
Выше речь шла о возможности смешения товарного знака и фирменного наименования. Это, естественно, касается только словесного обозначения. Во всем остальном имеются существенные отличия.
Отличительной чертой товарного знака от фирменного наименования является форма его представления. Товарный знак мо-
жет иметь словесное, объемное, изобразительное или иное обозначение и их комбинацию в любом цветовом сочетании. В качестве товарного знака может быть признана мелодия или запах.
Знак обслуживания практически не имеет отличий от товарного знака, но относится в основном к сфере услуг.
На российском рынке явный интерес к товарному знаку проявился после 1980 г. Если в 1980-1990 гг. число заявок на регистрацию колебалось от 3 до 7 тыс., то в последующий период эти цифры увеличились до 23-30 тыс.
Порядок и условия регистрации товарных знаков и знаков обслуживания закреплены в следующих законодательных документах:
- Законе РФ от 23.09.92 г. 3520-1 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров;
- Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. Приказом Роспатента от 29.11.95 г., в ред. от 19.12.97 г.);
- Правилах регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака (утв. Приказом Роспатента от 26.09.95 г., в ред. от 27.07.98 г.).
Товарный знак регистрируется в Роспатенте на основе заявки физического или юридического лица. После проведения экспертизы владельцу выдается свидетельство, удостоверяющее исключительное право владельца на товарный знак, после чего без его разрешения пользование товарным знаком третьими лицами запрещено.
Распоряжение товарным знаком предполагает собой уступку знака и предоставление лицензии на его использование. Законодательством предусмотрено одно существенное ограничение: уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя.
Договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в патентном ведомстве; в противном случае он не будет иметь юридической силы.
К нарушению прав владельца товарного знака относятся такие действия, как несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или однородных товаров, обозначенных этим знаком или сходным с ним до степени смешения.
В российской практике достаточно часто распространены случаи, когда в договорах на продажу товаров, совместное производство
продукции, аренду и других договорах одним из условий является использование товарного знака правообладателя другой стороной. Это недопустимо по трем основным причинам:
во-первых, передача товарного знака должна быть официально зарегистрирована;
во-вторых, какие-либо негативные действия другой стороны при отсутствии ответственности за товарный знак правообладателя могут дискредитировать правообладателя и серьезным образом сказаться на его репутации;
в-третьих, престижный товарный знак должен приноситъ прибыль, только в этом случае можно говорить об его эффективном использовании; кроме того, бесплатная уступка товарного знака чаще всего психологически не оценивается положительно партнером и выглядит как обременительное условие.
Таким образом, при передаче франчайзером права на использование товарного знака франчайзи должны быть предприняты определенные меры по его охране, а именно: совершена официальная регистрация знака и оговорены условия его использования.
К основным условиям можно отнести следующие:
франчайзеру принадлежит исключительное право на товарный знак;
фирменное наименование франчайзи не должно включать какие-либо элементы товарного знака франчайзера в целях недопущения смешения и введения в заблуждение потребителей;
франчайзи не имеет права использовать товарный знак франчайзера в каком-либо другом принадлежащем ему бизнесе;
все рекламные и печатные материалы, содержащие изображение товарного знака, должны иметь ссылку на то, что товарный знак используется зарегистрированным пользователем по лицензии владельца (это необходимо в связи с тем, что франчайзи не должен полностью принимать лицо франчайзера);
при расторжении договора с франчайзером франчайзи теряет все права на использование товарного знака;
в случае продолжения использования товарного знака франчайзи при прекращении действия договора франчайзер может применить к франчайзи санкции, включая проникновение в помещение франчайзи без обвинения в противоправности таких действий;
франчайзи не имеет права уступать использование товарного знака третьим лицам;
за нарушение прав на товарный знак франчайзи несет полную меру ответственности в соответствии с законодательством (за нарушение прав на товарный знак предусмотрена административная, гражданская и уголовная ответственность).
При нарушении своих прав франчайзер может:
подать претензию против регистрации товарного знака другим лицом в Апелляционную палату Патентного ведомства РФ (при отрицательном ответе может быть подана жалоба в Высшую патентную палату РФ);
обратиться в территориальный антимонопольный орган с заявлением о нарушении правил добросовестной конкуренции;
подать исковое заявление в суд.
К нарушителю могут быть применены следующие санкции:
предписание о прекращении нарушения прав на товарный знак;
предписание о возмещении всех причиненных убытков, связанных с нарушением, включая затраты на восстановление нарушенных прав и восстановление репутации, а также упущенной выгоды (размер лицензионного вознаграждения или прибыли, которую правообладатель мог бы получить, но не получил вследствие появления на рынке однородных товаров и услуг под товарным знаком (или очень сходным знаком) правообладателя);
устранение незаконно поставленных знаков, в том числе с товаров и упаковок.
Патенты и авторские свидетельства
На изобретения, полезные модели, промышленные образцы могут быть получены охранные документы (патенты), подтверждающие исключительное право обладателя на их использование. Срок действия патента на изобретение - 20 лет, на промышленный образец - 15 лет, на полезную модель - 8 лет.
Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.
Отношения по перечисленной категории прав регламентируются Гражданским кодексом РФ, законом РФ от 23.09.92 г. 3520-1 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров, Патентным законом Российской Федерации от 23.09.92 г. 3517-1, Законом РФ от 23.09.92 г. 3523-1 О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных, Законом РФ от 23.09.92 г. 3526-1 О правовой охране топологий интегрированных микросхем, Законом РФ от 09.07.93 г. 5351-1 Об авторском праве и смежных правах.
К нарушениям прав владельца патента относятся: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение или изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.
Соглашение, при котором владелец казанных прав передает право на их использование другому лицу, в практике носит название лицензионный договор. По лицензионному договору передается не право собственности на патент, лицензию или авторство, а право на их использование. Поскольку договор франчайзинга подлежит государственной регистрации в Патентном ведомстве РФ, то, на наш взгляд, в составлении дополнительных лицензионных договором нет необходимости.
Однако при составлении договора франчайзинга необходимо соблюсти все требования лицензионных договоров.
Если бизнес связан с другим государством, то необходимо изучить методы защиты прав на интеллектуальную собственность в этом государстве, так как в законодательствах разных государств имеются значительные различия.
В случае необходимости можно обратиться к помощи патентных поверенных.
Патентный поверенный - это аттестованный специалист в области правовой охраны интеллектуальной собственности. В сферу деятельности патентного поверенного входит предоставление следующих услуг:
консультации на первоначальной стадии определения права;
консультации и личное участие на стадии приобретения права;
консультации и личное участие на стадии действия права;
консультации и личное участие при возникновении конфликтов, связанных с правом.
Использование прав на объекты интеллектуальной собственности
Права на объекты интеллектуальной собственности можно использовать в вице взноса в уставный капитал или в виде нематериальных активов.
Использование прав на объекты интеллектуальной собственности в виде взноса в уставный капитал дает возможность:
формировать уставный капитал фирмы безденежным способом;
обеспечить получение инвестиционных ресурсов, так как эта категория прав относится к предметам залога;
обеспечить участие разработчиков в составе учредителей фирмы;
осуществлять ускоренную амортизацию, замещая безденежные вклады денежными;
вполне законно увеличивать себестоимость продукции за счет амортизации.
У многих, особенно начинающих, предпринимателей наблюдается желание увеличить уставный капитал и придать себе тем самым более высокий статус. В уставный капитал включаются права:
вытекающие из принадлежащих патентов и лицензионных договоров на использование изобретений, промышленных образцов и полезных моделей и защищенные охранными документами;
на принадлежащие программы для ЭВМ и базы данных, а также вытекающие из заключенных договоров на использование этих программ и баз данных;
на принадлежащие топологии интегральных микросхем, а также вытекающие из заключенных договоров на использование этих топологий;
на объекты авторского права и смежных прав, а также вытекающие из заключенных договоров на использование этих объектов;
вытекающие из принадлежащих свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания, вытекающие из лицензионных договоров на использование этих знаков;
другие права, охраняемые действующим законодательством. При принятии решения о включении какого-либо из перечисленных прав в уставный капитал необходимо убедиться в действительном существовании права и фактическом наличии докумен-
тов, подтверждающих это право, а также оценить его стоимость. В настоящее время методология оценки прав на объекты интеллектуальной собственности в достаточной степени не отработана. Пожалуй, можно предложить только Рекомендации по экономической оценке изобретений и ноу-хау в уставных фондах предприятий, разработанные Межрегиональным научным фондом Промышленная собственность совместно с Роспатентом. Однако настоящая методика в большей части касается объектов промышленной собственности.
Какие-либо нормативные и методические документы, позволяющие оценить права, вытекающие из патентов и свидетельств, в настоящее время отсутствуют. Надо признать, что в связи с многообразием объектов интеллектуальной собственности и условий использования прав на предприятиях разработка единого документа достаточно проблематична.
Однако даже при наличии значительных трудностей в оценке прав на использование объектов интеллектуальной собственности эти права обязательно должны быть оценены в денежной форме. Пунктом 6 ст.
66 ГК РФ предусмотрено: Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.
В соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 26.12.95 г. 208-ФЗ Об акционерных обществах (в ред. последующих изменений и дополнений) денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями.
При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций или иных ценных бумаг, производится советом директоров (наблюдательным советом) общества в порядке, предусмотренном ст. 77 настоящего Федерального закона.
Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсот установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг общества.
Устав общества может содержать ограничения на вицы имущества, которым могут быть оплачены акции или иные ценные бумаги общества.
При предварительной оценке тех прав, которые предполагается внести в уставный капитал, необходимо постараться учесть как можно больше факторов, оказывающих воздействие на формирование цены: прошлые затраты (время работы над объектом, стоимость разработки, включая весь спектр материальных затрат, стоимость регистрации) и возможность привлечения новых клиентов при использовании товарного знака и фирменного стиля.
Включение прав на объекты интеллектуальной собственности в состав нематериальных активов имеет ряд преимуществ для фирмы:
документальное оформление прав собственности увеличивает имущество фирмы и дает возможность производить ускоренную амортизацию;
авторское вознаграждение в этом случае включается в полном объеме в себестоимость продукции и выплачивается не из фонда оплаты труда, что позволяет не проводить отчислений в страховой и пенсионные фонды.
Ноу-хау
Одним из объектов интеллектуальной собственности является ноу-хау. Термин ноу-хау является сокращенным выражением know how to do it - знать, как это сделать. Ноу-хау в буквальном смысле переводится с английского как знать как.
В общем смысле ноу-хау - это объем информации, имеющей практическое применение, но не оформленное патентом или другими аналогичными документами. Ноу-хау может содержать сведения технического и нетехнического характера, относящиеся к организации бизнеса, экономике и финансированию производства, маркетинговым исследованиям и коммерческим секретам.
Деловая конфиденциальная информация определяется как коммерческая информация. Под коммерческой информацией понимается совокупность сведений, представляющих собой производственный опыт и знания по ведению бизнеса, принадлежащие правообладателю и не имеющие охранных документов.
К коммерческой информации могут быть отнесены формулы, расчеты, чертежи, схемы, конструкции, незапатентованные изобретения, требования, стандарты к оформлению помещений, формам и методам ведения бизнеса и другие аналогичные материалы, результаты специальных исследований, базы данных, стратегические и политические корпоративные направления и прогнозные показатели, а также другие сведения конфиденциального характера.
Ноу-хау, в отличие от других объектов интеллектуальной собственности, не имеет достаточного уровня правовой защиты как в российской, так и в международной практике.
Ноу-хау имеет реальную ценность только в том случае, если оно защищено от раскрытия. В связи с этим при составлении договора франчайзинга позиции, касающиеся отношений сторон по вопросам коммерческой информации, должны быть тщательным образом отработаны.
В случае незаконного разглашения ноу-хау правообладатель должен иметь возможность правовой защиты и право требования возмещения убытков исходя из договорных условий.
В связи с ограниченным сроком существования ноу-хау, как правило, не включается в уставный капитал и не отражается в нематериальных активах фирмы.
Определив область своих прав и возможность их передачи франчайзи, потенциальный франчайзер может приступить к определению направления, в котором будет развиваться франчайзинг. Речь идет о том виде деятельности, которая ляжет в основу выбора франчайзинга одного из перечисленных выше видов.
Само собой разумеется, что этот выбор может быть осуществлен на основе серьезного маркетингового исследования.
Если выбор франчайзера остановится на франчайзинге товара, то перечень товаров должен быть тщательным образом им отработан. Франчайзер, являясь производителем, должен определить: будет франчайзинг распространен на весь производимый товар или на определенный ассортимент или на продукцию, которая будет производится.
Перечень товаров должен включать в себя описание назначения товара, технических характеристик и индивидуальных качественных характеристик. Необходимо при этом учитывать, что в условиях многообразия товаров у потенциального партнера франчайзера есть выбор.
До принятия какого-либо решения во избежание потери времени и денежных затрат в будущем должны быть подготовлены как минимум следующие материалы:
отчет о рынке товаров и их заменителей;
описание индивидуальности товара;
описание жизненного цикла товара;
описание способов продвижения товара, включая рекламу и маркетинговые коммуникации;
результаты анализа политики ценообразования;
отчет о контроле качества товара на стадии производства и сбыта.
На основе выводов, полученных при анализе перечисленных материалов, принимается решение о разработке концепции системы франчайзинга.
Производственный франчайзинг требует большей подготовки со стороны франчайзера. Первичный пакет материалов должен включать:
отчет о рынке товаров и их заменителей;
описание индивидуальности товара;
описание жизненного цикла товара;
отчет о производстве товаров и их заменителей;
перечень требований, предъявляемых к техническому уровню производства;
перечень требований к качеству готовой продукции;
